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反驳观点

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撤销北京一中院（2006）一中行初字第651号判决，依法撤销国家工商局被上诉人员会做出的商评字（2006）第0528号关于第1204572号“NMD”商标争议裁定

1、原审法院认定事实不清，证据不充分。

1、NNN公司的“NMD”商标被核定使用在第20类商品中，该类别中并没有一审法院所认定的NNN公司有权使用的带扣、拉链等扣件产品，而且该类别中商品与上诉人注册商标核定使用的第26类中的商品也没有相同或类似的商品存在。

NNN公司属于跨类别使用其注册商标，此行为是对上诉人在先核准注册且在先使用商标权的侵犯。

2、上诉人于1998年9月7日在第26类商品上享有“NMD”商标的专用权，该日期早于NNN公司于2004年8月16日在中国核准注册 “NMD”商标的日期，且上诉人在注册后一直使用该商标，故上诉人享有在先权利。

此外，NNN公司在国外获得的商标权不能当然延伸到中国，且不得侵犯中国商标权人的合法权益。因此，原审法院认定NNN公司享有“NMD”商标在中国大陆第26类商品上的在先权，属于认定事实错误。

商标法第3条：“经商标局核准注册的商标为注册商标，包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标；商标注册人享有商标专用权，受法律保护。”

被告对第1204572号“NMD”商标争议案的审理认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予以维持。

一审法院判决程序合法，判决正确，亦应予维持。

1、关于NNN公司在先使用“NMD”商标的事实。被诉裁定及一审判决中对于NNN公司“NMD”商标的使用情况，认定的使用时间为1996年2月至1997年5月，早于上诉人申请注册该商标的日期即1997年5月26日。故上诉人认为上述使用是对争议商标的侵权使用无任何事实和法律依据。

2、商标法没有规定当事人在某类商品上注册商标后，不得在其他类别商品上使用表现形式相同的统一标志，上诉人将NNN公司在其他类别上未注册的商标的使用，视为NNN公司超出核准注册的商品类别使用已注册商标的观点，于法无据。

3、尽管恶意属于主观状态，难以通过直接证据加以证明但一般可以综合相关因素包括事后行为推断上诉人注册行为是否符合诚实信用的基本原则。

上诉人无证据足以证明其对争议商标已投入真实有效的实际商业使用，反而采取

商标法第31条：“申请注册商标不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当的手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”

北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字第651号行政判决书认定事实清楚，适用法律正确无误，程序合法，请求二审法院维持原审法院判决，驳回上诉人的诉讼请求。

1、原审法院认定是事实无误。

1、在中国，NNN公司于1987年在包含扣件等产品的第30类上取得了第275152号“NMD”商标的专用权，1997年续展注册时，该商标被核定使用在商品国际分类第20类产品上，续展有效期至2007年1月19日。虽然NNN公司的“NMD”商标核定使用的商品类别为第20类，但其一直生产销售第26类中的产品。商标法并没有规定当事人在某类商品上注册商标后，不得在其他类别商品上使用表现形式相同的统一标志。NNN公司并非是跨类别使用其注册商标。

 2、自1993年起，NNN公司授权其在香港设立的利富高（香港）有限公司（英文名称：NMD（HK）LIMITED），开始生产并在大陆地区销售标有“NMD”商标的扣件产品。通过大量的广告宣传及产品的大量销售，带有 “NMD”商标的扣件产品已在中国大陆具有很高的知名度并为相关公众所知晓。在上诉人1997年5月26日在第26类商品上申请注册“NMD”商标前，NNN公司就已经在中国大陆广泛使用该商标，其产品覆盖的区域包括了北京、上海、江苏、浙江、广东、福建、辽宁等省市以及上诉人所在的深圳经济特区。上诉人知道或应当知道“NMD”商标却抄袭复制该商标，侵犯NNN公司对“NMD”商标享有的在先权利。

3、NNN公司在先使用“NMD”商标证据确实充分，依照商标法第31条应当予以保护。而上诉人认为NNN公司使用“NMD”商标的行为是对其注册商标的侵权无任何事实和法律依据。

商标法第31条：“申请注册商标不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当的手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”

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3、NNN公司于2003年9月11日申请在第26类上注册 “NMD”商标，且其商品销售的范围保包括北京、上海、浙江、深圳等地，这足以证明NNN公司侵犯上诉在先权及商标专用权。

4、上诉人在得知NNN公司在同一种商品或者类似商品上使用与自己完全相同的商标，且销售标有“NMD”商标的产品后，通过往来函件、传真等方式就NNN公司侵权事宜与NNN公司协商。在协商不成的情况下，为了维护自己的合法权益，上诉人请求工商行政管理部门处理，并提起相关侵权诉讼，并非像一审法院所认定的具有主观恶意性。

索要高额转让费用、赔偿金等要求，通过向NNN公司客户发警告函、侵权诉讼、侵权投诉等方式意图阻止NNN公司的产品进入市场。而且在上诉人注册“NMD”商标前，NNN公司已使用该商标且具有一定的影响，上诉人对其注册商标为何与NNN公司完全相同又无合理解释。故综合上诉人注册商标的事实情况及对NNN公司造成的损害后果，推定上诉人在主观上是以谋取不正当利益为目的，具有主观恶意性。

4、上诉人申请注册的“NMD”商标，无论从字母组合的样式，还是字母大小写，字母大小比例和色彩均与NNN公司的“NMD”商标标识完全相同，其完全抄袭了NNN公司在先使用的并具有一定影响力的“NMD”商标。除此之外，上诉人还在中国注册了NNN公司另一个为相关公众熟知的的“TDFT”商标和本行业中的其它两个商标“ITXNNTUS”和 “TDFTNNT”。行为是恶意抢注他人在先拥有的并具有一定影响力的商标。在注册上述商标后，上诉人却并未真正使用过，其目的是为索要高额转让费。

5、2004年9月，上诉人委托香港律师首先致函NNN公司欲协商解决商标一事；2004年11月16日，上诉人向NNN公司提出1800万港币的价格转让其商标，遭到NNN公司的拒绝；随后，上诉人向NNN公司客户发出警告函，并于2005年2月向上海工商局举报投诉NNN公司、意图阻止NNN公司及其客户的经营，这给NNN公司及其客户造成了严重影响；2005年5月，上诉人又以NNN公司的客户为被告向深圳市中级人民法院提起商标侵权诉讼，NNN公司作为第三方也希望用法律的武器来捍卫自己的权利.于是，积极准备应诉；2005年8月上诉人以“最后通知”的方式威胁NNN公司并提出500万港币的转让价格，NNN公司并未同意；同月，其又向深圳市工商局福田分局举报，福田分局扣押了NNN公司客户的产品。

  在诉讼期间，上诉人还向NNN公司致函妄想以诉讼的压力迫使NNN公司接受其提出的要求，在被NNN公司拒绝后，上诉人自动降低转让价格并提出由NNN公司来定价的要求，但NNN公司未予答复。开庭前，上诉人为避免败诉，从而使其索要高额转让费的目的落空，于是向法院提出撤诉。

依据《商标法》第31条的规定，其行为符合以不正当的手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的情形，依法应当予以撤销。故被上诉人的裁定无误，原审法院认定事实清楚。

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2、一审法院适用法律错误。

1、上诉人于1998年9月7日获准在第26类商品上使用“NMD”商标。NNN公司于2003年9月5日向被上诉人提出商标评审的申请，根据《商标评审规则》第59条2款的规定，其时间已经超出一年法定受理的期限。被上诉人应做出驳回申请的裁定。

2、根据《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖河法律适用范围问题的解释》第6条、第9条的规定，被上诉人应当适用1993年《商标法》第27条第二款一年期限的受理规定，审查做出驳回NNN公司对上诉人注册商标争议裁定的申请的裁定。

3、原审法院适用法律错误，同时在审理本案时未能查明被上诉人错误适用法律，受理不符合申请商标评审条件应予驳回的案件。

《商标评审规则》第59条第2款规定：“当事人就商标法修改决定施行时注册已满一年的商标产生争议，向商标评审委员会申请评审的，适用修改前商标法第27条第二款规定的提出申请的期限处理。

1993年《商标法》第27条第2款：　除前款规定的情形外，对已经注册的商标有争议的，可以自该商标经核准注册之日起一年内，向商标评审委员会申请裁定。

本案所指的争议依据《商标法》第41条提出，根据NNN公司及上诉人在被诉行政程序中的陈述及举证情况，被上诉人在被诉裁定、一审法院在一审判决中明确地审理焦点问题，主要是争议商标是否违反了《商标法》第31条的规定，应否适用《商标法》第41条第2款。本案并不属于仅仅依据《商标法》第41条第3款及《商标法实施条例》第29条，就商标相同近似问题提出的“小争议”类型。

故本案的受理时限为5年而非1年。一审判决适用法律正确，审理程序合法。

商标法第41条第2款，即“已注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会撤销该注册商标。

2、原审法院适用法律正确。

1、NNN公司针对上诉人在国际分类第26类上注册的第1204572号商标向被上诉人提出的争议实际上是一个基于以不当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的情形，即上诉人的行为违反了《商标法》第31条的规定，根据《商标法》第41条第2款，NNN公司于2003年9月5日向被上诉人提出撤销上诉人于1998年9月7日注册的第1204572号NMD商标在该款规定的五年期限内，故被上诉人依《商标评审规则》第2条的规定予以受理，完全符合有关规定，原审法院在开庭审理本案时已就此进行过审查，并不存在超过时效的问题。

2、上诉人所谓的1993年《商标法》第27条第2款即现行商标法第41条第3款、现行商标法实施条例第29条所规定的均是由于在先注册的商标因相同或相似问题而提出的对他人在后注册的商标提出争议的情形，而本案是基于上诉人恶意抢注他人在先使用且具有一定影响力的商标所发生的争议，故不应适用上述条款的规定，不应受1年受理期限的约束。同样，《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖河法律适用范围问题的解释》第5条所述的其他情形及第6条，及《商标评审规则》第59条第二款均不适用于本案，上诉人在上诉状中所述纯属是对法律的错误理解。

商标法第41条第2款，即“已注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会撤销该注册商标。

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3、一审法院审理程序违法。

被上诉人主观臆断上诉人存在以不正当手段抢先注册他人已有使用并有一定影响力的商标的情形。而不是在受理NNN公司提起的商标争议申请时首先适用《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》第六6条、修改决定施行前《商标法》第27条第2款、《商标评审规则》第59条第2款规定的一年受理期限审理，驳回NNN公司不符合申请评审条件的商标申请。一审法院也未就时限问题正确适用法律撤销了被上诉人做出的不符合申请评审条件的行政裁定。

《最高人民法院关于审理商标案件有关管辖河法律适用范围问题的解释》第6条：当事人就商标法修改决定施行时已满一年的注册商标发生争议，不服商标评审委员会作出的裁定向人民法院起诉的，适用修改前商标法第二十七条第二款规定的提出申请的期限处理；商标法修改决定施行时商标注册不满一年的，适用修改后商标法第四十一条第二款、第三款规定的提出申请的期限处理。

第9条：除本解释另行规定外，商标法修改决定施行后人民法院受理的商标民事纠纷案件，涉及该决定施行前发生的民事行为的，适用修改前商标法的规定；涉及该决定施行后发生的民事行为的，适用修改后商标法的规定；涉及该决定施行前发生，持续到该决定施行后的民事行为的，分别适用修改前、后商标法的规定。

本案审理程序合法。

3、原审法院审理程序合法。

1、被上诉人受理程序合法，原审法院适用法律无误，程序合法。

种种证据表明，上诉人剽窃、复制、抢注NNN公司早已在中国大陆使用并具有一定影响力的商标，且在其注册“NMD”商标后以向NNN公司客户发送警告函；向NNN公司索要高额转让费等手段损害NNN公司的合法权益，其行为完全符合《商标法》第31条规定的“以不正当的手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标“的情形。故依据《商标法》第41条第2款NNN公司在上诉人恶意强注“NMD”商标后5年内向被上诉人申请撤销该商标，被上诉人依据《商标法实施条例》第28条及《商标评审规则》第2条予以受理，完全符合法律程序。

上诉人主观臆断将本案归为在先注册的商标因相同或相似问题而提出的对他人在后注册的商标提出争议的情形，并罗列出根本不适用于本案的相关法律条文，显然是对本案事实的歪曲及对法律的错误理解。

2、根据《商标评审规则》第16条“申请商标评审，应当符合下列条件：（一）申请人须有合法的主体资格；（二）在法定期限内提出；（三）属于商标评审委员会的评审范围；（四）依法提交符合规定的申请书及有关证据材料；（五）有明确的评审请求、事实根据和理由；（六）依法缴纳评审费用。”以及第21条“商标评审申请经审查符合受理条件的，商标评审委员会应当在30日内向申请人发出《受理通知书》。”被上诉人在受理NNN公司提出撤销上诉人商标的申请时，只有形式审查的义务，并没有对实体进行审查的义务。         

1993年《商标法》第27条第1款：已经注册的商标，违反本法第八条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。

《商标法实施条例》第28条：商标评审委员会受理依据商标法第三十二条、第三十三条、第四十一条、第四十九条的规定提出的商标评审申请。商标评审委员会根据事实，依法进行评审。